影響商標注冊的在先權利
2021-08-05 16:45:14
應在訴爭商標申請日前已存在
判斷訴爭商標是否損害他人在先權利的時間界限，應以何日為準?在散列通商標行政案中，最高人民法院認為，依據《商標法》第三十一條的規定審查判斷訴爭商標是否侵害他人在先權利，一般應當以訴爭商標申請日前是否存在在先權利為時間界限。《最高人民法院知識產權案件年度報告(2009)》再次確認了此原則。
1987年11月12日，(瑞士)豪夫邁-羅須控股公司(以下簡稱羅須公司)與西南藥業股份有限公司(以下簡稱西南藥業公司)的前身西南制藥三廠簽訂了有效期至1991年12月31日的《關于“散利痛片”在中國生產、銷售的協議》，羅須公司同意西南制藥三廠在中國市場使用“散利痛”商標。
“散利痛片”是一種以乙酰氨基酚為主，輔加咖啡因和異丙安替比林的解熱、鎮痛藥，1988年、1995年分別被列入四川省和上海市藥品標準。衛生部衛藥發(90)第39號《關于進一步加強藥品標準及名稱管理的通知》規定，國家藥品標準和省級藥品標準中收載的藥品名稱即為法定名稱，也是通用名稱。2001年4月27日，國家藥典委員會出具的《關于“散利痛片”名稱問題的函》再次確認，根據衛生部衛藥發(90)第39號文和衛藥政發(91)第 143號文規定，“散利痛片”是藥品通用名稱，不得作為商標或商品名注冊。2001年9月20日，國家藥品監督管理局發布的2001國藥標字XG-013 號國家標準頒布件規定，自2001年10月31日起，復方對乙酰氨基酚片(Ⅱ)的地方標準同時停止使用，該品種原藥品名稱“散利痛片”作為曾用名稱過渡。
1992年3月17日，西南藥業公司向國家工商局商標局申請在第5類“西藥”商品上注冊散列通商標，1993年2月28日獲得核準注冊，商標注冊號為631613。1993年11月3日，羅須公司與西南藥業公司簽訂會談紀要，確認雙方不再合作。
1999年7月30日，羅須公司請求國家工商局商標評審委員會撤銷西南藥業公司的第631613號散列通商標，理由是散利痛是羅須公司的未注冊商標，西南藥業公司申請注冊近似的散列通商標，違背誠實信用原則，侵犯了羅須公司的在先權利。
2005年4月26日，商標評審委員會作出商評字(2005)第0675號裁定，維持第631613號散列通注冊商標。其理由是：羅須公司 1987年至1992年與西南藥業公司合作生產的“散利痛片”，使用的商標是散利痛及Saridon;散列通不是羅須公司在先使用的中文商標，也無證據證明散利痛作為Saridon對應的中文名稱，在申請日前已被消費者廣泛接受并產生一定影響;“散列通”與“散利痛”文字構成存在明顯區別，普通消費者一般不會將其識別為同一商標，西南藥業公司注冊散列通商標的行為不屬于搶先注冊他人商標的行為，不能認定其違反誠實信用原則。
羅須公司不服該裁定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。
北京市一中院審理認為：散利痛商標屬于羅須公司已經使用并有一定影響的未注冊商標，在西南藥業公司第631613號散列通商標申請注冊之前即已存在;“散列通”與“散利痛”均用于西藥，兩標志的文字組合順序與形式相同，字音、字形相近，應認定構成近似商標;西南藥業公司明知上述情況，仍然注冊與散利痛商標相近似的散列通商標，主觀上已具備惡意，違反了《商標法》第三十一條的規定，同時違背了誠實信用的民法基本原則，屬于《商標法》第四十一條規定的“以其他不正當手段取得注冊的”行為。一審判決撤銷商評字(2005)第0675號裁定，要求商標評審委員會在判決生效后作出撤銷第631613號散列通商標的裁定。
西南藥業公司和商標評審委員會均不服一審判決，分別向北京市高級人民法院提起上訴。
北京市高院審理后作出(2006)高行終字第253號行政判決，駁回上訴，維持原判。2008年6月18日，商標評審委員會按照二審判決，作出了撤銷第631613號散列通商標的裁定。西南藥業公司不服，向北京市高院申請再審。北京市高院發出(2007)高行監字第293號駁回再審申請通知書，駁回了西南藥業公司的再審申請。西南藥業公司又向最高人民法院申請再審，最高人民法院2009年1月14日以(2007)行監字第112-1號行政裁定決定提審。
二審判決后，羅須公司將散利痛商標(2000年10月注冊，商標注冊號第1456508號)轉讓至拜耳消費者護理股份有限公司(簡稱拜耳公司)名下，拜耳公司承繼羅須公司參加本案再審訴訟，并在再審庭審中明確表示，放棄以《商標法》第十三條有關馳名商標的規定作為申請撤銷散列通商標的理由。
最高人民法院審理認為：本案應適用《商標法》第三十一條有關保護在先權利的規定進行審查。羅須公司申請撤銷第631613號散列通商標的權利基礎是散利痛商標，因此首先要查明第631613號散列通商標申請注冊時，“散利痛”是不是羅須公司的在先未注冊商標。在2001年10月31日四川省和上海市有關“散利痛片”的地方藥品標準停止使用之前，“散利痛”一直是法定的藥品通用名稱(此期間不得作為藥品商標或商品名注冊)。根據1984年施行的《藥品管理法》第四十一條的規定，除中藥材、中藥飲片外，藥品必須使用注冊商標(該法2001年修訂時廢止了強制藥品使用注冊商標制度)。據此，在 2001年2月28日前，我國《藥品管理法》禁止在藥品上使用未注冊商標，西南藥業公司1992年申請注冊散列通商標及該商標1993年被核準注冊之時， “散利痛”從法律上不可能是“散利痛片”的未注冊商標。羅須公司在與西南藥業公司合作期間，在合作生產的“散利痛片”上對“散利痛”字樣的使用，是根據《藥品管理法》及藥品說明書和標簽管理等相關規定，對藥品通用名稱的標注，不能認定其是作為未注冊商標使用的。原審判決認定散利痛是羅須公司的未注冊商標，屬于認定事實錯誤。鑒于“散利痛”在西南藥業公司注冊散列通商標時，不是未注冊商標，因此其不能成為羅須公司提出爭議的權利基礎。商評字(2005)第0675號裁定維持散列通商標注冊的結論正確，應予維持。2009年5月25日，最高人民法院作出(2009)行提字第1號行政判決書，撤銷了一審和二審行政判決，維持了商標評審委員會商評字(2005)第0675號裁定，散列通注冊商標得以注冊。
